El derecho de marcas confiere a su titular la facultad en exclusiva de prohibir a terceros no autorizados el uso de signos iguales o similares para identificar productos y servicios semejantes en el tráfico económico. No obstante, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 17/2001, de Marcas, en relación al artículo 9 del Reglamento Comunitario 40/1994, de 20 diciembre de 1993, que establece la regulación de la marca comunitaria, así como el artículo 5 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, esta facultad negativa o ius prohibidendi decae cuando el titular de la marca, o un tercero con su consentimiento, comercializa los productos portadores de la marca por primera vez en el Espacio Económico Europeo. Por consiguiente, dicho titular queda inhibido de ejercer control sobre la distribución o reventa de dicho producto, en base a la doctrina del agotamiento de marca.
Dicha doctrina comunitaria implica, en esencia, que el titular de una marca en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo no pueda oponerse a la importación y ulterior comercialización en ese Estado miembro de productos previamente comercializados por él, por un operador vinculado económicamente o por un tercero con su consentimiento, manifestado de forma expresa o tácita, salvo que el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.
Esta limitación estructural del derecho de marca permite, por regla general y a salvo de que existan motivos legítimos que lo justifiquen, que los terceros puedan comercializar y revender productos que portan la marca y, por tanto, que estas conductas queden a salvo de los efectos sustantivos del agotamiento del derecho de marca. En base a esta doctrina, se entiende que el titular dio su consentimiento en la primera venta y por tanto, la función de origen de la marca está garantizada. Así, su consentimiento no es necesario en la segunda o ulteriores comercializaciones del producto.
Precisamente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 se hace eco de los motivos legítimos que impiden que el titular legítimo de la marca pueda oponer el derecho de exclusión para prohibir la reventa de sus productos en Internet por un tercero sin su consentimiento, ello estrechamente relacionado al agotamiento de marca. Consecuentemente, se pronuncia también sobre si la existencia de un sistema de distribución selectiva, y el hecho de que esa reventa pueda perjudicar la reputación de la marca (o goodwill) puedan considerarse límites a la doctrina. En el caso concreto, si el modo en que se habían comercializado los productos de la actora online, al margen del sistema de distribución selectiva determinado, perjudicaba alguna de las funciones de la marca, y en particular, la condensadora de la reputación o prestigio, entendiéndose como motivo legítimo que justificase la excepción al agotamiento de la marca.
Al respecto, afirma por un lado que, el mero hecho de que no se cumplan exhaustivamente cada uno de los criterios de la distribución selectiva de la red establecida por el titular de la marca no infringe las marcas controvertidas. Lo que no puede considerarse un motivo legítimo que excepcione el agotamiento de la marca, precisamente, porque ciertos criterios podían entenderse desproporcionados y constituyentes de una barrera injustificada a la libre circulación de mercancías, ello conforme al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Sin embargo, en segundo término, el Tribunal Supremo estimó que el nombre de la página web –referenciándose a la venta y concepto “outlet”–, la presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos junto con otros de inferior calidad, la limitación de la gama de productos y de estocaje, la falta de novedades, y la no admisión de la devolución de productos eran circunstancias “susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas, pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos”, por lo que sí constituían motivos legítimos para dejar sin efecto la doctrina del agotamiento de la marca en disputa.
Su fundamento jurídico estriba en la correlación entre los efectos prácticos de la protección jurídica de la marca y el cumplimiento efectivo de las funciones que justifican esa protección, con las exigencias propias del proceso de integración de los mercados nacionales en un único mercado interior –y, en particular, del principio de libre circulación de mercancías, que no admite que el ejercicio por el titular del derecho de marca constituya una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros – no pudiendo decantar la balanza por éste último en detrimento de la primera.
Por ello, y de forma coherente con esta aproximación, los tribunales han rechazado aplicar la doctrina del agotamiento cuando las conductas realizadas por los re-vendedores de productos originales han perjudicado las funciones de la marca y, de entre ellas en particular y por lo que ahora interesa, la función condensadora de la reputación, entendida como la aptitud para condensar las experiencias satisfactorias proporcionadas por el uso o consumo de un producto portador de una marca, y trasladarlas a los productos o servicios con ella distinguidos (así lo indican, entre otras, la STJUE 28-VII-2011, respecto a los asuntos C-400/09 y C-207/10 «Orifarm A/S y Orifarm Suplay A/S c. Handelsselskabet A/S, Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S y Paranova Danmark A/S», y en sede de publicidad, STJUE 4-XI-1997, C-337/95 «Parfums Christian Dior SA y Parfums Christian Dior BV c. Evora BV»).
En esencia, en tanto que la función condensadora de la reputación pueda verse frustrada –tanto por el modo en que se produzca la publicidad y/o comercialización del producto que porta la marca, como por la presentación en sí que pueda ofrecer un tercero de dicho producto–, lo que conlleve generar representaciones o asociaciones negativas respecto de la misma, impidiendo a la marca cumplir otra de sus funciones primarias cual es servir de instrumento de fidelización de la clientela y atesoramiento de las expectativas de ganancia, no se entenderá aplicable la doctrina del agotamiento de marca.
